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Marchi in Russia: se non è un utilizzo massivo quello del marchio Ford per automobili, quale marchio potrà risultare meritevole di tutela?
Martedì, 02 Dicembre 2014 08:54

Marchi in Russia: se non è un utilizzo massivo quello del marchio Ford per automobili, quale marchio potrà risultare meritevole di tutela?

di Marina Lanfranconi 

Il Tribunale per la Proprietà Intellettuale russo, lo scorso 27 ottobre, ha negato la protezione della marchio “FORD” confermando quanto stabilito dall’Ufficio Marchi e Brevetti russo, Rosepatent.

La Ford Motor Company aveva presentato un’istanza, nel marzo scorso, in cui chiedeva il riconoscimento del marchio costituito dall’ovale blu contenente la parola “Ford” sostenendo che tale segno è ampliamente utilizzato in Russia per identificate automobili, parti di automobili e accessori sin dal 2007. Il Rosepatent, aveva riscontrato non solo un utilizzo da parte di Ford non sempre uniforme del segno nel tempo e comparato al segno descritto nelle registrazione di marchio, ma anche la carenza di prove circa l’utilizzo massivo del marchio. In particolare, l’ufficio russo aveva sottolineato che le prove presentate dalla Ford Sellers Limited,  azienda produttrice di automobili in joint venture con la Ford Motor Company, avrebbero evidenziato la mancanza di un utilizzo capillare (“extensively used”)  del marchio in oggetto, da parte della FMC nel territorio russo. Per tali ragioni aveva negato il riconoscimento al marchio Ford della tutela garantita ai marchi c.d. notori e il Tribunale russo ha recentemente econfermato tale valutazione.

In attesa di eventuali sviluppi, sembra opportuno ricordare che il diritto sul marchio sorge nella Federazione Russa per effetto della registrazione statale presso Rospatent in base alla c.d. “procedura nazionale” ovvero per effetto della registrazione realizzata attraverso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization) sulla base della c.d. “procedura internazionale”. La tutela giuridica accordata con l’ottenimento della registrazione è limitata ai prodotti e servizi indicati in sede di registrazione. Il riconoscimento, per effetto della registrazione, della tutela giuridica sul marchio non è subordinato al precedente utilizzo o alla precedente notorietà del medesimo e anzi, come si è visto nel caso Ford, ottenere la protezione del segno c.d. notorio risulta ed è sempre risultato arduo. Di recente, nell’intento di fronteggiare l’aumento di casi di contraffazione, la Russia ha apportato delle modifiche alla legislazione sui marchi implementando la procedura per ottenere il riconoscimento di marchi celebri che prvede un onere probatorio meglio definito, tuttavia la strada è ancora in salita per ottenere modifiche interpretative da parte dei tribunali.