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Negata la registrazione alle bande colorate K-way come marchio comunitario: la difficile prova del secondary meaning
Mercoledì, 26 Settembre 2018 14:13

Negata la registrazione alle bande colorate K-way come marchio comunitario: la difficile prova del secondary meaning

di Elena Dazio

Il 6 settembre scorso la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente negato la registrazione come marchio comunitario delle tre bande tricolore (nella variazione grafica di colore giallo, arancione e blu navy, in specifiche tonalità Pantone) apposte lungo la zip che caratterizzano le giacche a vento K-Way. La Corte ha respinto il ricorso proposto da Basic Net S.p.A., società titolare - tra gli altri - del noto marchio K-Way, confermando in tal modo il rifiuto da parte dell’EUIPO della registrazione del marchio figurativo costituito da tali tre bande. 

Il regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Reg. 1001/2017) prevede che fra i segni atti a costituire valido marchio europeo possono essere incluse le forme semplici, i colori e le combinazioni di colori, e impone che le stesse siano di per sé capaci di conferire carattere distintivo ai prodotti o ai servizi di un’impresa, consentendo di distinguerli da quelli delle imprese concorrenti e che siano quindi idonei a svolgere la funzione essenziale di indicatore d’origine del marchio. Tale condizione diventa particolarmente insidiosa con riferimento ai marchi figurativi, per i quali una consolidata giurisprudenza ritiene che, qualora gli stessi siano composti da uno o più elementi eccessivamente semplici - come può essere una linea geometrica di base o i colori - il carattere distintivo debba essere provato attraverso la presenza e l’uso nel mercato, non essendo generalmente percepiti dal pubblico come un vero e proprio marchio. 

Proprio questa è la tesi che Basic Net S.p.a. ha cercato di sostenere nella lunga serie di azioni promosse a sostegno del proprio marchio figurativo, contrastando la tesi contraria degli uffici e del tribunale europei, che hanno deciso per l’assenza del carattere distintivo del marchio K-Way, ritenendolo piuttosto un elemento ornamentale o comunque un disegno frequentemente utilizzato nel mondo della moda, capace di trasmettere esclusivamente un messaggio estetico. In mancanza di riconoscimento del carattere distintivo intrinseco, Basic Net ha dunque sostenuto la sussistenza del c.d. secondary meaning, allegando una serie di prove, quali il fatturato di vendita, gli investimenti pubblicitari fatti e le svariate rassegne stampa sui prodotti contraddistinti dalla banda tricolore a comprova che, effettivamente, la stessa e i suoi colori sono ben conosciuti e impressi nella mente pubblico di tutta Europa come parte del mondo K-way.

Sia il Tribunale che la Corte di Giustizia non hanno tuttavia ritenuto tali prove idonee a provare la percezione nel pubblico del marchio richiesto quale indicazione di origine commerciale in tutta l’Unione, accogliendo l’opinione del Tribunale secondo la quale il segno ha acquisito carattere distintivo in 4 Paesi europei (su 27) i quali, pur costituendo una parte significativa del territorio europeo (stimata in circa il 40%), non ne costituiscono una parte sufficientemente estesa. In particolare è stato osservato come i dati relativi alle vendite e agli investimenti in quanto tali non dimostrano che il pubblico destinatario dei prodotti percepisca il marchio come indicatore d’origine, provando “solamente” il proprio posizionamento sul mercato. 

La Corte ha infatti confermato che, nei limiti in cui il marchio controverso è stato ritenuto privo di carattere distintivo ab origine in tutta l’Unione,  sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, che sia fornita la prova dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per ciascun singolo stato membro, le prove fornite devono comunque consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati Membri dell’Unione e non solo in una parte di essi. Gli elementi di prova prodotti nel caso di specie valutati nel loro complesso, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso tale da giustificare la sua registrazione. 

Le pronunce sulla banda K-way si inseriscono in un recente orientamento degli uffici europei che hanno assunto un atteggiamento rigoroso nel valutare l’idoneità di un segno nato come intrinsecamente debole ad ottenere la tutela come marchio, restando allora da chiarire con che mezzi sia possibile efficacemente  provare l’acquisizione di un secondary meaning, valorizzando la percezione che il pubblico ha di tale segno.

elena.dazio@milalegal.com