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Il Tribunale di Milano sul caso Kappa - Fake Lab: marchi identici e senza parodia!
Martedì, 28 Gennaio 2020 13:45

Il Tribunale di Milano sul caso Kappa - Fake Lab: marchi identici e senza parodia!

di Francesca Gioia

Con ordinanza del 13 gennaio 2019, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso cautelare presentato dalla Basic Trademark S.A. e dalla Basic Italia S.p.A., rispettivamente titolare e licenziataria del marchio denominativo “Kappa”, con cui veniva lamentata la commercializzazione da parte di Fake Lab di t-shirt recanti la versione contraffatta del proprio marchio. 

Nel novembre 2018 le ricorrenti venivano a conoscenza della pubblicizzazione e dell’offerta in vendita da parte di Fake Lab di magliette in cui il segno distintivo “Kappa” veniva rappresentato graficamente con caratteri distintivi propri del marchio “Kinder”. Veniva eseguito un sequestro preventivo probatorio ai sensi degli articoli 474 e 648 c.p. nei confronti di Fake Lab, successivamente annullato dalla Corte di Cassazione penale con sentenza 31 luglio 2019. La Corte, escludendo la contraffazione dei marchi azionati, riteneva che vi fosse riproduzione del segno “Kappa” solo a fini parodistici. 

Nell’ottobre 2019, a seguito di nuove iniziative di offerta in vendita delle t-shirt in contestazione sul sito internet fakelab.it, le ricorrenti instauravano in via d’urgenza un procedimento cautelare di fronte alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Milano, di cui all’ordinanza in commento, nei confronti di Fake Lab e Tree Lab (quest’ultima incaricata di gestire i magazzini e i negozi di Fake Lab). Le ricorrenti chiedevano che venisse disposta l’inibitoria ad ogni ulteriore uso da parte delle ricorrenti del marchio “Kappa”, il sequestro e l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffattori, con la fissazione di una penale per ogni violazione ulteriore e la pubblicazione del provvedimento.

Il Giudice Designato, disattendo le argomentazioni poste a difesa delle ricorrenti secondo cui “vi era stato solo un uso descrittivo lecito del marchio altrui, declinato in chiave parodistica, con perdita della funzione distintiva del segno e conseguente assenza di ogni rischio di confusione”, ha piuttosto ricondotto la fattispecie sottoposta al suo esame agli articoli 20, comma 1, lettera a) C.P.I. e 9, comma 2 lettera a) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea, ai sensi dei quali nei casi di  c.d. “doppia identità” tra segni e prodotti e servizi contestati è del tutto superflua ogni verifica in concreto sulla sussistenza di un eventuale rischio di confusione. 

Secondo la ricostruzione del Giudice Cautelare, inoltre, nel caso di specie non possono altresì trovare applicazione le norme di cui agli articoli 21 C.P.I. e 14 RMUE in tema di uso lecito del marchio altrui, derivante dall’utilizzo in funzione non distintiva e con finalità meramente parodistica e decorativa del marchio altrui. Il segno “Kappa” veniva infatti usato dalle resistenti a fini prettamente commerciali, come semplice elemento di caratterizzazione estetica di una produzione effettuata in modo seriale, offerta in vendita attraverso i canali distributivi tipici dell’abbigliamento. Non venivano fornite prove da parte delle resistenti né in merito all’asserita artigianalità delle tecniche serigrafiche utilizzate per la realizzazione dei capi, né tanto meno di una qualsiasi forma di collegamento con ambienti e circoli di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali. 

Rispetto poi al diverso orientamento della Corte di Cassazione penale, in relazione all’interpretazione dell’art. 474 c.p., al di là dell’autonomia di valutazione in relazione a distinti profili di rilevanza, rispettivamente, penale e civile della medesima condotta, il Tribunale di Milano ha sottolineato come la motivazione adottata dalla Cassazione secondo cui “perché sia riconoscibile la contraffazione è [...] necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore”, non ravvisando poi in concreto tale rischio “dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione” non possa trovare spazio sul piano civilistico. Come già detto, il tema della confondibilità rimane privo di qualsiasi rilievo posto che nell’ipotesi di “doppia identità” tra marchi e prodotti e servizi, non è richiesta la ricorrenza di tale ulteriore requisito. 

Il Tribunale, accertate sommariamente le condotte illecite in punto di contraffazione del marchio e concorrenza sleale, ha così inibito alle resistenti ogni ulteriore uso in contraffazione del marchio, ha autorizzato il sequestro dei capi di abbigliamento in contraffazione ordinandone altresì il ritiro dal commercio. Il Giudice ha inoltre disposto il provvedimento accessorio della pubblicazione del dispositivo della sentenza sul sito delle ricorrenti e sui relativi profili social. 

La misura del sequestro impone ora alle parti ricorrenti di provvedere all’introduzione del giudizio di merito a eventuale conferma dei provvedimenti cautelari suddetti, in cui verrà definito ogni profilo relativo alla ripartizione delle spese di lite. 

Fonte: La sentenza in commento è stata estratta da Darts-ip (https://www.darts-ip.com).

francesca.gioia@milalegal.com